Na última terça-feira, 3 de setembro, o INPI publicou as duas primeiras de quatro resoluções a serem adotadas pelo órgão, tendo em vista a adesão do Brasil ao Sistema de Madri para o Registro Internacional de Marcas.

São elas a resolução INPI/PR 244/19 e a resolução INPI/PR 245/19, ambas de 27 de agosto de 2019. Elas tratam respectivamente da divisão de registros e pedidos de registro de marca e da cotitularidade.

Contudo, antes mesmo de destacar os principais pontos de cada uma dessas resoluções, é importante chamar a atenção para o fato de que elas serão aplicáveis igualmente a pedidos de registro efetuados no Brasil, ou seja, mesmo em relação àqueles pedidos de registro que não servirão de base para um registro internacional junto à OMPI.  

A resolução INPI 244/19 - a divisão de registros e pedidos de registro de marca.

A divisão de pedido/registro poderá ocorrer em duas hipóteses: (i) quando houver sobrestamento do exame em uma das classes do pedido de registro (em sistema multiclasse), e (ii) para fins de transferência de titularidade do pedido/registro.

Na primeira hipótese, o requerente poderá solicitar a divisão do pedido de registro, que originará um novo pedido de registro de marca relativo às classes nas quais seja possível proferir decisão final sobre a registrabilidade da marca em questão.

As transferências só serão possíveis se estiverem em conformidade com os requisitos aplicáveis à matéria na lei da Propriedade Industrial – LPI, especialmente o disposto no artigo 135 da referida lei que dispõe que: “A cessão deverá compreender todos os registros ou pedidos, em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos não cedidos”. t

A resolução INPI 244/19 traz ainda a possibilidade de se pleitear a transferência de titularidade de parte dos produtos ou serviços contidos na especificação de uma mesma classe de um pedido ou registro. De todo modo, a transferência deverá compreender, necessariamente, os produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, sob pena de cancelamento ou arquivamento do registro ou pedido de registro original (artigo 135).

A divisão originará um novo registro ou pedido de registro de marca, relativo aos produtos ou serviços para os quais foi solicitada a transferência de titularidade.

Por fim, o INPI estipulou também as seguintes regras para a divisão de pedidos e registros de marcas:

— O peticionamento será eletrônico, salvo em casos de indisponibilidade prolongada do sistema que possa causar dano relevante à preservação de direitos do (s) titular (es); e

— Serão mantidos nos pedidos/registros divididos: a data de depósito e da prioridade (se aplicável), e o período de vigência do registro original (se aplicável).

A resolução INPI 245/19 – o regime de cotitularidade

A introdução do regime de cotitularidade é muito bem vinda, até mesmo porque o dinamismo dos arranjos societários e suas estruturas em muitos casos acabam por exigir a adoção de tal regime por razões de ordem fiscal e/ou tributária, apenas para citar alguns exemplos. 

Além de ser vantajoso do ponto de vista legal, o regime de cotitularidade, tal como estabelecido na resolução no. 245, foi concebido de maneira a facilitar a atuação do conjunto de titulares perante o INPI, na medida em que a manifestação de apenas um dos cotitulares em várias situações será válida e ocorrerá em proveito dos demais titulares, diminuindo assim a burocracia.

Uma dessas situações diz respeito, por exemplo, às oposições, pedidos de nulidade administrativa e de caducidade, que serão conhecidas, mesmo quando protocoladas por apenas um dos cotitulares do registro ou do pedido de registro.

Nessa mesma linha, a caducidade não será decretada, quando pelo menos um dos cotitulares comprovar o uso efetivo da marca. Já no caso de razões legítimas para justificar o não uso, será necessária a comprovação por todos os cotitulares. 

Merece destaque a determinação de que o direito de precedência ao registro de marca será reconhecido, sendo suficiente a legitimidade de apenas um dos cotitulares.

É facultado aos cotitulares fazer-se representar por um único procurador ou por seus respectivos procuradores, o que também traz flexibilidade para as partes e poderá evitar eventuais conflitos de interesse.

No caso de petições de transferência, no entanto, é exigida a apresentação de autorização de todos os cotitulares, para que a cessão da marca possa ser averbada. E é bom que seja assim, vez que a cessão de marca pode envolver a transmissão de ativos de enorme valor em favor do cessionário.

A resolução 244 entrará em vigor no dia 2 de outubro, sendo que o peticionamento relativo ao regime de cotitularidade somente será disponibilizado no sistema e-INPI a partir de 9 de março de 2020. A resolução 245 somente entrará em vigor em 9 de março de 2020.

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*Ana Lucia de Sousa Borda é sócia do escritório Dannemann Siemsen.

*Rafaela Borges Carneiro é sócia do escritório Dannemann Siemsen.

*Alvaro Loureiro é sócio do escritório Dannemann Siemsen.

*Rafael Atab é sócio do escritório Dannemann Siemsen.