Propriedade intelectual

4ª turma do STJ - Patente farmacêutica concedida no exterior antes de 2000 não está protegida pelo acordo TRIPs

A patente farmacêutica concedida no exterior e analisada no Brasil antes de 2000, não está protegida pelo acordo TRIPs. O acordo é um tratado internacional, firmado em 1994, que regula os direitos sobre a propriedade intelectual relacionada ao comércio. O entendimento é da 4ª turma do STJ, que considerou que o país não precisa ter aceito expressamente o prazo genérico contido no art. 65, parágrafo 2º, do tratado internacional para fazer jus a ele.

Segundo o voto do relator, ministro Luis Felipe Salomão, o TRIPs estabeleceu que a aplicação das disposições gerais contidas no acordo seriam adiadas em quatro anos para os países em desenvolvimento, como o Brasil. Assim, sua entrada em vigor se deu em 1º de janeiro de 2000.

O Acordo TRIPs é um tratado Internacional, integrante do conjunto de acordos assinados em 1994 que encerrou a Rodada Uruguai e criou a OMC. Também chamado de Acordo Relativo aos Aspectos do Direito da Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio (ADPIC), tem o seu nome como resultado das iniciais em inglês do instrumento internacional.

O entendimento da turma foi expresso na análise de recurso especial proposto pela Universidade de Arkansas. A instituição pretendia obter o direito de patente, conforme as normas do acordo Trips, de produto farmacêutico – uso de um conjugado de vacina: preparação da vacina, artigo de manufatura e processo de obtenção do dito conjugado.

Porém, o depósito para reconhecimento da patente junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) foi realizado de acordo com as disposições constantes da lei 5.771/71, mas a análise feita pelo Instituto considerou as normas do art. 229 da lei 9.279/96 (clique aqui), o que impossibilitou o reconhecimento do pedido.

Segundo a Universidade, a rejeição do pedido teria violado dispositivos do acordo internacional, do qual o Brasil faz parte, assim como o art. 229 da lei 9.279/96. Para a Universidade, a obtenção da patente seria possível seguindo-se as normas do acordo internacional, não havendo necessidade da conversão do pedido em andamento como patente "pipeline". A patente "pipeline" é um mecanismo criado para a proteção de propriedade intelectual em outros países, sendo calculada pelo tempo remanescente do primeiro registro no exterior.

O TRIPs entrou em vigor em âmbito mundial no dia 1º de agosto de 1995 e estabeleceu que os países o colocariam em vigor do dia 1º de janeiro de 1996. Porém, o acordo aponta exceções para a aplicação nacional em determinados casos, como prevê os parágrafos 2º e 4º do art. 65. O primeiro diz que o país membro tem direito a adiar a data de aplicação por um prazo de quatro anos. Já o parágrafo 4º dá a possibilidade de adiamanto em mais cinco anos para produtos de setores tecnológicos que não eram protegidos antes do acordo.

O relator, ministro Luis Felipe Salomão, destacou que o adiamento do início do prazo de aplicação para cinco anos era uma opção, enquanto a extensão de quatro anos (art. 65, parágrafo 2º) era um direito. "Cuidava-se de um prazo de extensão geral estabelecido para todos os países em desenvolvimento, não sendo necessário qualquer tipo de manifestação por parte dos Estados membros incluídos nessa categoria", disse no voto. Para o ministro, o Brasil em nenhum momento se igualou aos países desenvolvidos, cujo acordo se tornou obrigatório em 1º de janeiro de 1996.

No caso em questão, o pedido da Universidade foi rejeitado pelo INPI porque foi depositado em 1992 e negado em 1999, não estando protegido pelo acordo. "Com efeito, no caso ora em análise, a patente foi depositada e analisada em data anterior a entrada em vigor do TRIPs", afirmou o ministro.

_________________

RECURSO ESPECIAL Nº 1.096.434 - RJ (2008/0219376-6)

RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO

RECORRENTE : UNIVERSITY OF ARKANSAS

ADVOGADO : JOAQUIM EUGENIO GOMES DA SILVA GOULART PEREIRA E

OUTRO(S)

ADVOGADA : NAHYANA VIOTT

RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI

PROCURADOR : MARISTELLA RAMOS VITORINO DE ASSIS E OUTRO(S)

INTERES. : FAZENDA NACIONAL - "AMICUS CURIAE"

ADVOGADO : PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE DE MEDICAMENTO. PEDIDO DE PATENTE DEPOSITADA SOB A ÉGIDE DA LEI 5.771/71. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ACORDO TRIPS. ENTRADA EM VIGOR DA LEI LEI 9.279/96. POSSIBILIDADE DE DEPÓSITO DE PATENTE PIPELINE.

1. O art. 65.2 do TRIPs prevê prazo de extensão geral, estabelecido para todos os países em desenvolvimento, não sendo necessário qualquer tipo de manifestação por parte dos Estados membros incluídos nessa categoria, motivo pelo qual as disposições do TRIPs tornaram-se obrigatórias, no Brasil, somente a partir de 1º de janeiro de 2000.

2. Por esse motivo, incabível a análise do pedido de patente da autora, depositado em 1992 e indeferido em 1999, diretamente e com base nas disposições do Acordo TRIPs.

3. Ademais, considerando que o pedido administrativo da autora é do ano de 1992, sob a égide da Lei 5.771/71, não é possível a concessão de patente de fármaco, ainda que o pedido de patente fora depositado e concedido em país estrangeiro.

4. Com a entrada em vigor da Lei 9.279/96, poderia a autora requerer a patente pipeline , desde de que cumpridos os requisitos dispostos na nova lei, o que não ocorreu.

5. O fato de a ora recorrente não poder cumprir os requisitos impostos pelo procedimento da patente pipeline e, consequentemente, não poder realizar um novo depósito, cuja obrigatoriedade sequer restou configurada, não implica violação ao art. 229 da Lei 9.279/96.

6. Não se conhece da divergência jurisprudencial quando fundada em acórdão paradigma deste Superior Tribunal de Justiça que representa jurisprudência superada.

7. Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório. Súmula 98/STJ.

8. Recurso especial conhecido em parte e, nesta parte, parcialmente provido.

ACÓRDÃO

A Turma, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Aldir Passarinho Junior.

Dr(a). DANIEL GUSTAVO SANTOS ROQUE(PROCURADOR FEDERAL)

, pela parte RECORRIDA: INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI

Dr(a). FLAVIA MARTINS AFFONSO, pela parte ASSISTENTE: UNIÃO (Amicus Curiae)

Dr(a). NAHYANA VIOTT, pela parte RECORRENTE: UNIVERSITY OF ARKANSAS

Brasília (DF), 09 de novembro de 2010 (Data do Julgamento)

MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (Relator):

1. Trata-se, na origem, de ação ordinária ajuizada por University of Arkansas em face do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, visando a anulação do ato administrativo que importou no indeferimento do pedido de patente PI 19007702-4, com o consequente prosseguimento do exame de mérito do pedido administrativo, para sua posterior concessão.

Alega a autora que desenvolveu a invenção intitulada “uso de um conjugado de vacina: reparação da vacina, artigo de manufatura e processo pra obtenção do dito conjugado”, que foi objeto de três pedidos de patentes nos Estados Unidos e ensejou o pedido internacional PCT/US90/D5581, de 01 de outubro de 1990. Informa que, dentro do prazo estipulado no acordo internacional PCT, o referido pedido internacional entrou na fase nacional brasileira, originando o pedido de patente em questão, datado de 01 de abril de 1992.

Relata a autora que, em 1998, a despeito da entrada em vigor do TRIPs, que permitia o patenteamento da invenção ali reivindicada, a autarquia ré entendeu que não se tratava de pedido de patente privilegiável, de acordo com o art. 229 da Lei 9.279/96, concluindo, em exame final, realizado em 1999, pelo seu indeferimento, pois, ante a entrada em vigor da Lei 9.279/96, a autora deveria ter abandonado aquele pedido e efetuado outro depósito, nos termos dos artigos 229 e seguintes da nova LPI ("pipeline").

O Juízo de primeira instância julgou improcedente o pedido, condenando a autora nas custa e honorários advocatício, fixados em 20% sobre o valor da causa (fls.408/412).

A autora apelou (fls. 415/426).

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região negou provimento ao recurso, conforme a seguinte ementa:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PEDIDO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PATENTE DEPOSITADA EM 1990. VEDAÇÃO DE PATENTEABILIDADE PELO CPI. POSSIBILIDADE DE PATENTEAMENTO PELA LPI APENAS SE ATENDIDOS OS ARTIGOS 229, 230 E 231 – TIPO PIPELINE -, VIA NÃO APROVEITADA PELA DEPOSITANTE. INAPLICAÇÃO DO TRIPS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. APELAÇÃO IMPROVIDA.

- Ação de nulidade de ato administrativo de indeferimento de patente depositada em 1990, sob a égide do CPI (Lei 5.772/71), que a vedava, conforme o artigo 9º, “b”, “c” e “g”.

- Advindo a LPI (Lei 9.279/96), a alternativa para a patenteabilidade seria o atendimento aos disposto nos artigos 229, 230 e 231, via de que não se valeu a depositante, já que não abandonou o primeiro pedido para fazer outro requerimento tipo “pipeline”, no prazo e nas condições previstas.

- Invocação do TRIPS que, em verdade, não protege a Apelante, pois o art. 70, I, dispõe: “Este Acordo não gera obrigações relativas a atos ocorridos antes de sua data de aplicação para o respectivo Membro”.

- Inexistência de direito adquirido, invocado pela Apelante, se de um lado não obteria a patente se examinada ao tempo de seu depósito, segundo a regra proibitiva do CPI e, de outro, nem se valeu da prerrogativa criada pela LPI, dando a entender não poder suprir as condições previstas nos aludidos artigos 230 e 231.

- Sentença de improcedência mantida. Apelação improvida. (fl. 458)

Opostos embargos de declaração (fls. 487/498 e 504/506), foram rejeitados (fls. 509/516).

Inconformada, a autora interpôs recurso especial, fundado nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, alegando, em síntese:

a) violação aos art. 65.2 do TRIPs, pois, tendo em vista que o país não se utilizou da rerrogativa prevista no art. 65.2 do TRIPs, que possibilitava o signatário adiar sua aplicação até 1º de janeiro de 2000, o Acordo entrou em vigor no Brasil em 1º de janeiro de 1995;

b) violação aos arts. 70.1 e 70.2 do TRIPs, pois com a entrada em vigor do Acordo, as regras do TRIPs incidiram sobre os prazos em curso, revogando a legislação anterior que lhe era contrária, motivo pelo qual a patente do recorrente, que foi analisada pelo INPI em 1999, já era permitida, ainda que o depósito do pedido tenha sido realizado ante de sua entrada em vigor;

c) violação aos arts. 27.1 e 70.8 do TRIPs, que permitem o patenteamento de fármacos;

d) violação ao art. 229, caput, da Lei 92679/96, pois o acórdão recorrido entendeu que a recorrente deveria ter convertido o seu pedido de patente em pedido de patente pipeline para obter a patente nacional, conversão que não era obrigatória, mas facultativa, já que o pedido ordinário de proteção de patente realizado era plenamente possível em razão da entrada em vigor do Acordo TRIPs. Ademais, alega que, em função dos requisitos previstos no art. 230 da Lei 92679/96, a conversão do seu pedido de patente em patente pipeline não era possível. Por fim, aduz que apenas após as modificações do art. 229 da Lei 92679/96 pela Lei 10.196/01 é que passou a ser obrigatório o pedido de patente pipeline , o que sequer poderia ser cumprido pela autora face o decurso de prazo para a realização deste procedimento.

e) violação ao art. 538, parágrafo único, do CPC, pois os embargos de declaração opostos não foram protelatórios, sendo incabível a multa aplicada.

f) existência de divergência jurisprudencial.

Contrarrazões às fls. 607/646.

O Tribunal de origem admitiu o recurso especial (fls. 660/661), subindo os autos a esta Corte.

Distribuído os autos à Ministra Eliana Calmon, foi determinada sua redistribuição à Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça (fl. 665).

É o relatório.

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE DE MEDICAMENTO. PEDIDO DE PATENTE DEPOSITADA SOB A ÉGIDE DA LEI 5.771/71. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE

DO ACORDO TRIPS. ENTRADA EM VIGOR DA LEI LEI 9.279/96. POSSIBILIDADE DE DEPÓSITO DE PATENTE PIPELINE.

1. O art. 65.2 do TRIPs prevê prazo de extensão geral, estabelecido para todos os países em desenvolvimento, não sendo necessário qualquer tipo de manifestação por parte dos Estados membros incluídos nessa categoria, motivo pelo qual as disposições do TRIPs tornaram-se obrigatórias, no Brasil, somente a partir de 1º de janeiro de 2000.

2. Por esse motivo, incabível a análise do pedido de patente da autora, depositado em 1992 e indeferido em 1999, diretamente e com base nas disposições do Acordo TRIPs.

3. Ademais, considerando que o pedido administrativo da autora é do ano de 1992, sob a égide da Lei 5.771/71, não é possível a concessão de patente de fármaco, ainda que o pedido de patente fora depositado e concedido em país estrangeiro.

4. Com a entrada em vigor da Lei 9.279/96, poderia a autora requerer a patente pipeline , desde de que cumpridos os requisitos dispostos na nova lei, o que não ocorreu.

5. O fato de a ora recorrente não poder cumprir os requisitos impostos pelo procedimento da patente pipeline e, consequentemente, não poder realizar um novo depósito, cuja obrigatoriedade sequer restou configurada, não implica violação ao art. 229 da Lei 9.279/96.

6. Não se conhece da divergência jurisprudencial quando fundada em acórdão paradigma deste Superior Tribunal de Justiça que representa jurisprudência superada.

7. Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório. Súmula

98/STJ.

8. Recurso especial conhecido em parte e, nesta parte, parcialmente provido.

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (Relator):

2. Preliminarmente, face a matéria suscitada pelo INPI, em memorial, no sentido de que seja sobrestado o julgamento do presente recurso, face conflito de competência submetido à Corte especial em caso análogo (CC n° 101141/RJ), cumpre tecer algumas considerações.

Nos termos do Regimento Interno desta Corte, à Segunda Seção compete:

§ 2º. À Segunda Seção cabe processar e julgar os feitos relativos a:

[...] VI - propriedade industrial, mesmo quando envolverem argüição de nulidade do registro;

Por conseguinte, em que pese a University of Arkansas tenha ajuizado ação com a finalidade de anular ato administrativo que indeferiu seu pedido administrativo, vê-se que seu objetivo, na verdade, é que seja reconhecida a patenteabilidade da invenção, matéria que implica a análise pormenorizada das normas aplicáveis à propriedade industrial, a qual se me afigura como de competência da Segunda Seção.

Inúmeros são os precedentes, julgados pela Segunda Seção desta Corte, tratando da vigência do Acordo TRIPs e das patentes pipeline: REsp 731.101/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe 19/05/2010; REsp 642.213/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe 02/08/2010; EDcl no REsp 1145637/RJ,Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 04/03/2010, DJe 15/03/2010; REsp 806.147/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2009, DJe 18/12/2009; REsp 960.728/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2009, DJe 15/04/2009.

Ademais, a existência de conflito de competência pendente de julgamento junto à Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, é relativa a outras partes e limitadas àquele caso concreto, além do que sem efeito suspensivo no tocante ao presente recurso, por isso que não obriga o sobrestamento dos demais feitos.

3. No tocante ao pedido da União para integrar a lide, é de se deferir o pedido de assistência simples em favor do Instituto Nacional de Propriedade Industrial - fundada nos arts. 50 do CPC e 5º da Lei n. 9.469/97.

De fato, a intervenção da União é cabível, na medida em que o parágrafo único do art. 5º da Lei nº 9.469, de 1997, é textual, conforme abaixo transcrito:

"As pessoas jurídicas de direito público poderão, nas causas cuja decisão possa ter reflexos, ainda que indiretos, de natureza econômica, intervir, independentemente da demonstração de interesse jurídico, para esclarecer questões de fato e de direito, podendo juntar documentos e memoriais reputados úteis ao exame da matéria e, se for o caso, recorrer, hipótese em que, para fins de deslocamento de competência, serão consideradas partes".

Contudo, a admissão da intervenção é com a ressalva de que vale a partir desse momento processual, tendo em vista a especial peculiaridade do recurso que está sendo julgado, sem prejuízo de todos os atos até aqui praticados.

4. Cuida a presente controvérsia em saber se os pedidos de patentes de fármacos, oriundos daquelas concedidas no exterior, depositados sob a égide da Lei 5.771/71, mas analisados somente após 01/01/1995, data em que, segundo a recorrente, passou a vigorar em nosso país o Acordo TRIPs, são passíveis de proteção, ainda que não tenha sido o pedido convertido em pedido de patente pipeline, em conformidade com o disposto no art. 229 da Lei 9.279/96

Nesse passo, aduz a recorrente que o Tribunal de origem, ao afastar a possibilidade de proteção da patente requerida, violou o disposto nos arts. 27.1, 65.2, 70.1, 70.2, 70.8 do Acordo TRIPs e art. 229 da Lei 9.279/96.

Prevêem os referidos dispositivos:

ARTIGO 27

Matéria Patenteável

1. Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 2 e 3 abaixo, qualquer invenção, de produto ou de processo, em todos os setores tecnológicos, será patenteável, desde que seja nova, envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação industrial. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 4 do Artigo 65, no parágrafo 8 do Artigo 70 e no parágrafo 3 deste Artigo, as patentes serão disponíveis e os direitos patentários serão usufruíveis sem discriminação quanto ao local de invenção, quanto a seu setor tecnológico e quanto ao fato de os bens

serem importados ou produzidos localmente.

ARTIGO 65

Disposições Transitórias

1. Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 2, 3 e 4, nenhum Membro estará obrigado a aplicar as disposições do presente Acordo antes de transcorrido um prazo geral de um ano após a data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC.

2. Um País em desenvolvimento Membro tem direito a postergar a data de aplicação das disposições do presente Acordo, estabelecida no parágrafo 1, por um prazo de quatro anos, com exceção dos Artigos 3, 4 e 5.

3. Qualquer outro Membro que esteja em processo de transformação de uma economia de planejamento centralizado para uma de mercado e de livre empresa e esteja realizando uma reforma estrutural de seu sistema de propriedade intelectual e enfrentando problemas especiais na preparação e implementação de leis e regulamentos de propriedade intelectual, poderá também beneficiar-se de um prazo de adiamento tal como previsto no parágrafo 2.

4. Na medida em que um País em desenvolvimento Membro esteja obrigado pelo presente Acordo a estender proteção patentária de produtos a setores tecnológicos que não protegia em seu território na data geral de aplicação do presente Acordo, conforme estabelecido no parágrafo 2, ele poderá adiar a aplicação das disposições sobre patentes de produtos da Seção 5 da Parte II para tais setores tecnológicos por um prazo adicional de cinco anos.

5. Um Membro que se utilize do prazo de transição previsto nos parágrafos 1, 2, 3 e 4 assegurará que quaisquer modificações nas suas legislações, regulamentos e prática feitas durante esse prazo não resultem em um menor grau de consistência com as disposições do presente Acordo.

ARTIGO 70

Proteção da Matéria Existente

1. Este Acordo não gera obrigações relativas a atos ocorridos antes de sua data de aplicação para o respectivo Membro. 2. Salvo disposição em contrário nele prevista, este Acordo, na data de sua aplicação para o Membro em questão, gera obrigações com respeito a toda a matéria existente, que esteja protegida naquele Membro na citada data, ou que satisfaça, ou venha posteriormente a satisfazer, os critérios de proteção estabelecidos neste Acordo. Com

relação ao presente parágrafo e aos parágrafos 3 e 4 abaixo, as obrigações em matéria de direito do autor relacionadas com obras existentes serão determinadas unicamente pelo disposto no Artigo 18 da Convenção de Berna ( 1971), e as obrigações relacionadas com os

direitos dos produtores de fonogramas e dos artistas-intérpretes em fonogramas existentes serão determinadas unicamente pelo disposto no Artigo 18 da Convenção de Berna (1971), na forma em que foi tornado aplicável pelo disposto no parágrafo 6 do Artigo 14 deste Acordo.

3. Não haverá obrigação de restabelecer proteção da matéria, que, na data de aplicação deste Acordo para o Membro em questão, tenha caído no domínio público.

4. Com respeito a quaisquer atos relativos a objetos específicos que incorporem matéria protegida e que venham a violar direitos de propriedade intelectual, nos termos de legislação em conformidade com este Acordo, e que se tenham iniciado, ou para os quais o investimento significativo tenha sido efetuado, antes da data de aceitação do Acordo Constitutivo da OMC por aquele Membro, qualquer Membro poderá estabelecer uma limitação aos remédios disponíveis ao titular de direito com relação à continuação desses atos após a data de aplicação deste Acordo por aquele Membro. Em tais casos, entretanto, o Membro estabelecerá ao menos o pagamento de remuneração eqüitativa.

5. Nenhum Membro está obrigado a aplicar as disposições do Artigo 11 nem do parágrafo 4 do Artigo 14 a originais ou cópias compradas antes da data de aplicação deste Acordo para este Membro.

6. Os Membros não estão obrigados a aplicar o Artigo 31, nem o requisito estabelecido no parágrafo 1 do Artigo 27 segundo o qual os direitos de patente serão desfrutados sem discriminação quanto ao setor tecnológico, no tocante ao uso sem a autorização do titular do direito, quando a autorização para tal uso tenha sido concedida pelo Governo antes da data em que este Acordo tornou-se conhecido.

7. No caso de direitos de propriedade intelectual para os quais a proteção esteja condicionada ao registro será permitido modificar solicitações de proteção que se encontrem pendentes na data de aplicação deste Acordopara o Membro em questão, com vistas a reivindicar qualquer proteção adicional prevista nas disposições deste Acordo. Tais modificações não incluirão matéria nova.

8. Quando um Membro, na data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC, não conceder proteção patentária a produtos farmacêuticos nem aos produtos químicos para a agricultura em conformidade com as obrigações previstas no Artigo 27, esse Membro:

a) não obstante as disposições da Parte VI, estabelecerá, a partir da data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC, um meio pelo qual os pedidos de patente para essas invenções possam ser depositados;

b) aplicará as essas solicitações, a partir da data de aplicação deste Acordo, os critérios de patentabilidade estabelecidos neste instrumento como se tais critérios estivessem sendo aplicados nesse Membro na data do depósito dos pedidos, quando uma prioridade possa ser obtida e seja reivindicada, na data de prioridade do pedido; e

c) estabelecerá proteção patentária, em conformidade com este Acordo, a partir da concessão da patente e durante o resto da duração da mesma, a contar da data de apresentação da solicitação em conformidade com o ARTIGO 33 deste Acordo, para as solicitações que cumpram os critérios de proteção referidos na Alínea (b) acima.

9. Quando um produto for objeto de uma solicitação de patente num Membro, em conformidade com o parágrafo 8 (a), serão concedidos direitos exclusivos de comercialização não obstante as disposições da Parte VI acima, por um prazo de cinco anos, contados a partir da obtenção da aprovação de comercialização nesse Membro ou até que se conceda ou indefira uma patente de produto neste Membro se esse prazo for mais breve, desde que,

posteriormente à data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC, uma solicitação de patente tenha sido apresentada e uma patente concedida para aquele produto em outro Membro e se tenha obtido a aprovação de comercialização naquele outro Membro.

Art. 229. Aos pedidos em andamento serão aplicadas as disposições desta Lei, exceto quanto à patenteabilidade dos pedidos depositados até 31 de dezembro de 1994, cujo objeto de proteção sejam substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos ou substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou

modificação e cujos depositantes não tenham exercido a faculdade prevista nos arts. 230 e 231 desta Lei, os quais serão considerados indeferidos, para todos os efeitos, devendo o INPI publicar a comunicação dos aludidos indeferimentos. (Redação dada pela Lei nº 10.196, de 14.2.2001)

Parágrafo único. Aos pedidos relativos a produtos farmacêuticos e produtos químicos para a agricultura, que tenham sido depositados entre 1o de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997, aplicam-se os critérios de patenteabilidade desta Lei, na data efetiva do depósito do pedido no Brasil ou da prioridade, se houver, assegurando-se a proteção a partir da data da concessão da patente, pelo prazo remanescente a contar do dia do depósito no Brasil, limitado ao

prazo previsto no caput do art. 40. (Parágrafo único inclúido pela Lei nº 10.196, de 14.2.2001)

Dessa forma, segundo a autora, haveria a possibilidade de deferimento da proteção da patente de fármaco requerida, aplicando-se, diretamente, o ato internacional, sem necessidade de conversão do pedido para patente pipeline , cujos requisitos e prazos não poderiam ser atendidos pela Universidade.

5. Destarte, antes de examinar a suscitada possibilidade de concessão da patente requerida, cabe análise acerca do alcance do art. 65 do Acordo TRIPs, o qual prevê a data de entrada em vigor do Tratado Internacional, questão sobre a qual já tive oportunidade de me manifestar por ocasião do julgamento, na Segunda Seção desta Corte, do REsp 642.313/RJ, de relatoria do e. Ministro João Otávio de Noronha.

5.1. Observa-se, primeiramente, que o próprio acordo estabeleceu que nenhum Estado Membro estaria obrigado a aplicar as disposições do TRIPs antes de transcorrido prazo geral de um ano após a data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC, do qual o TRIPs é um anexo.

Logo, levando-se em consideração que a entrada em vigor do acordo, em âmbito mundial, se deu em 1º de janeiro de 1995, a data da entrada em vigor do TRIPs, considerados os países genericamente e sem a observância das exceções prevista no próprio tratado, é 1º de janeiro de 1996.

Contudo, conforme referido, o acordo estabelece exceções à sua aplicação em âmbito nacional em determinados casos, interessando, na hipótese, as ressalvas presentes nos parágrafos 2º e 4º do art. 65, in verbis:

2 - Um país em desenvolvimento Membro tem direito a postergar a data de aplicação das disposições do presente Acordo, estabelecida no parágrafo 1º, por um prazo de quatro anos, com exceção dos Artigos 3, 4 e 5.

4 - Na medida em que um país em desenvolvimento Membro esteja obrigado pelo presente Acordo a estender proteção patentária de produtos a setores tecnológicos que não protegia em seu território na data geral de aplicação do presente Acordo, conforme estabelecido no parágrafo 2º, ele poderá adiar a aplicação das disposições sobre patentes de produtos da Seção 5 da Parte II para tais setores tecnológicos por um prazo adicional de cinco anos.

Com efeito, em virtude da regra que pretende igualar o tratamento a países em condições especiais, concedendo-lhes tratamento privilegiado, o TRIPs estabeleceu que a aplicação das disposições gerais contidas no Acordo seriam postergadas em quatro anos para os países em desenvolvimento, como o Brasil, tendo sua entrada em vigor, adiada, portanto, para 1º de janeiro de 2000.

O parágrafo 4º, por sua vez, prevê a possibilidade de adiamento da aplicação das disposições do TRIPs, especificamente, sobre patentes de produtos de setores tecnológicos, que não eram protegidos no território nacional em 1º de janeiro de 1996, prorrogando para as patentes dessas matérias a entrada em vigor do Acordo por mais 5 anos.

Assim, tratando-se de país em desenvolvimento, as disposições do TRIPs tornam-se obrigatória a partir de 1º de janeiro de 2000, sendo possibilitado, ainda, na esfera das patentes não protegidas no território nacional na data de entrada em vigor geral do acordo, ou seja, 1º de janeiro de 1996, que o Estado membro opte pela prorrogação da vigência do acordo por mais 5 anos.

5.2. Diante dessas conclusões, é importante perceber, que, se por um lado, o benefício de extensão do prazo de aplicação do acordo na hipótese do 65.4 do TRIPs implicava no exercício de uma opção, a extensão de quatro anos prevista no art. 65.2,cuidava-se de um prazo de extensão geral estabelecido para todos os países em desenvolvimento, não sendo necessário qualquer tipo de manifestação por parte dos Estados membros incluídos nessa categoria.

Cumpre referir, também, que a OMC, ao diferir a entrada em vigor das regras estabelecidas internacionalmente, criando um direito em favor dos países em desenvolvimento, estabeleceu claramente seu objetivo ao indicar que “um país em desenvolvimento Membro tem direito a postergar a data de aplicação das disposições do presente Acordo”.

Vale dizer, o texto do pacto internacional, quando desejou, expressamente assinalou tratar-se de uma faculdade concedida ao Estado Membro em desenvolvimento.

Denis Borges Barbosa ao tratar do tema refere:

“A questão não se reduz, absolutamente, à óbvia aplicação de regra segundo a qual o Acordo TRIPs tem efeito imediatamente ao ser aprovado e promulgado. TRIPs não se aplica automaticamente, aumentando o prazo das patentes em vigor ou extintas, pelas seguintes razões:

Porque o Acordo TRIPs, ele mesmo, diferiu aus aplicação para os países em desenvolvimento até 1/1/2000.

Porque o Acordo TRIPs não é uma lei uniforme. Ele cria direitos e obrigações para os Estados-Membros. Ele não cria direitos e obrigações para as partes privadas.

Porque, mesmo se não houvesse diferimento de sua aplicação, e mesmo se se aplicasse às partes privadas, o Acordo TRIPs tem vigência para o futuro. Ele não se aplica aos atos jurídicos já praticados e completos antes de sua vigência, em especial, no sistema jurídico brasileiro, o prazo das patentes já concedidas.

Porque, mesmo se o Acordo TRIPs e a Lei nova tivessem determinado a prorrogação, esta se confrontaria com o direito adquirido dos concorrentes a entrar no mercado, ao fim do prazo concedido inicialmente para o privilégio, no exercício da liberdade constitucional de iniciativa.

A última questão, por sua relevância, merece parecer próprio.

A posição oficial brasileira: obrigação só em 1/1/2000.

O INPI já tinha oficialmente se manifestado nos mesmos termos. Em parecer publicado oficialmente tratando dos casos ainda pendentes de exame (parecer DIRPA n. 01 de 1997), a autarquia entendeu que o Brasil, como país em desenvolvimento, só estaria obrigado a aplicar tais novos requisitos do TRIPs a partir de 1/1/2000 (TRIPs, art. 65.2)

(...)

Diz J. H. Reichman, Universal Minimum Standarts of Intellectual Proprty Protection under the TRIPs Component of the WTO Agreement, em The International Lawyer, vol. 29, n. 2, p. 353, Ordem dos Advogados Americana, 1995:

'(...)'

(Por exemplo, os países em desenvolvimneto podem postergar a maioria dos padrões exigidos por um período de pelo menos cinco anos, e até mesmo dez anos no que toca aos campos de tecnologia previamente excluídos sob suas leis internas de patentes.)

O mesmo dizem Ávila, Urrutia e Mier, Regulation Del Comercio Internacional trás la Ronda Uruguay, Tecnos, Madrid, 1996, p. 194, McGovern, International Trade Regulation, Golbefield Press, 1995, pp. 21-24-2.

Mais do que tudo, diz o Comunicado Oficial da própria Organização Mundial de Comércio (OMC (GATT FOCUS Newsletter de dezembro de 1993, p. 14):

'(...)'

(No que toca à implementação do acordo, ele prevê um período de transição de um ano para os países desenvolvidos trazerem sua legislação e práticas à conformidade. Países em desenvolvimento e países em processo de transformação de uma economia planejada centralmente para uma economia de mercado terão um período de transição de cinco anos, e

os países menos desenvolvidos terão 11 anos.)

(BARBOSA, Denis Borges. Usucapião de patentes e outros estudos de propriedade intelectual. Editora Lúmen Júris: Rio de janeiro, 2006. p. 33-36)

Nesse sentido, também, o precedente de relatoria da ministra Nancy Andrighi, na 3ª Turma desta Corte, que analisou com profundidade e percuciência, todas as nuances da questão:

Comercial. Recurso especial. Mandado de segurança. Patentes. Pedido de prorrogação, por mais cinco anos, de patente concedida na vigência da Lei nº 5.772/71, em face da adesão do Brasil ao Acordo TRIPS. Natureza do Acordo. Exame das cláusulas relativas às possíveis prorrogações de prazo de vigência do TRIPS para os países em desenvolvimento e das discussões legislativas no Congresso brasileiro durante a adesão ao Acordo.

- Quando o STJ acatou, em precedentes anteriores, a prorrogação do prazo de 15 anos previsto na anterior Lei nº 5.771/71 para 20 anos, com base no acordo TRIPS, tomou por premissa necessária um fundamento que não chegou a ser questionado e que está longe de ser pacífico, segundo o qual tal Acordo, no momento de sua recepção pelo Estado brasileiro, passou a

produzir efeitos sobre as relações jurídicas privadas que tinham em um dos pólos detentores de patentes ainda em curso de fruição.

- Em reexame da questão, verifica-se, porém, que o TRIPS não é uma Lei Uniforme; em outras palavras, não é um tratado que foi editado de forma a propiciar sua literal aplicação nas relações jurídicas de direito privado ocorrentes em cada um dos Estados que a ele aderem, substituindo de forma plena a atividade legislativa desses países, que estaria então limitada à

declaração de sua recepção.

- O argumento de que o Brasil não demonstrou interesse em fazer valer o prazo extra de quatro anos, como Nação em desenvolvimento, para aplicação do TRIPS desconsidera a existência de dois prazos de carência no corpo do Acordo, pois é nítida a diferença entre as redações dos §§ 2º e 4º do art. 65. Com efeito, o § 2º, quando cria o prazo geral de aplicação de cinco anos (na modalidade 1 + 4) fala expressamente que tal prazo é um direito do Estado

em desenvolvimento; porém, ao tratar do segundo prazo adicional, no § 4º, a redação muda substancialmente, estando ali consignado que um Estado nas condições do Brasil “poderá adiar” a aplicação do Acordo em alguns pontos por mais 5 anos. A segunda ressalva é uma mera possibilidade, ao contrário da primeira.

- O Brasil, conforme demonstram as transcrições das discussões legislativas juntadas aos autos, abriu mão do segundo prazo especial e facultativo de mais cinco anos constante no art. 65.4, prazo esse destinado à extensão da proteção a setores tecnológicos ainda não protegidos pelas antigas Leis de Patentes; mas não do primeiro prazo, porque, em relação a este e pelos

próprios termos do Acordo, qualquer manifestação de vontade era irrelevante.

- Em resumo, não se pode, realmente, pretender a aplicação do prazo previsto no art. 65.4 do TRIPS, por falta de manifestação legislativa adequada nesse sentido; porém, o afastamento deste prazo especial não fulmina, de forma alguma, o prazo genérico do art. 65.2, que é um direito concedido ao Brasil e que, nesta qualidade, não pode sofrer efeitos de uma pretensa manifestação de vontade por omissão, quando nenhum dispositivo obrigava o país a manifestar interesse neste ponto como condição da eficácia de seu direito.

Recurso especial não conhecido.

(REsp 960728/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2009, DJe 15/04/2009)

5.3. O nosso país não realizou a opção prevista no art. 65.4 do TRIPs, mas, tampouco, abriu mão do direito de prorrogação geral do acordo estabelecido para os países em desenvolvimento.

O Brasil, em nenhum momento, equiparou-se aos estados desenvolvidos para os quais o acordo tornou-se obrigatório a partir de 1º de janeiro de 1996.

Por outro lado, destaca-se que o Brasil, em conformidade com o art 65.5 do TRIPs, embora utilizando-se do prazo de transição previsto nos parágrafos 1º e 2º, do Acordo, ao editar nova lei interna sobre o tema, a Lei 9.279/96, o fez em conformidade com as disposições TRIPs, que passaram a regulamentar os procedimentos e prazos para os depósito de novas patentes a partir de então.

5.4. Nesse ponto, alegam os defensores da teoria de que o TRIPs teria entrado em vigor em 1º de janeiro de 1995, que ao internalizar o acordo por meio do Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994, o legislador brasileiro não se manifestou sobre a prorrogação de sua aplicação, consoante o previsto no art. 65.2 do TRIPs, motivo pelo qual deve-se interpretar que não se aplica a ressalva.

Porém, o art. 65.2 do TRIPs não trata de uma opção do Estado em desenvolvimento, mas de um direito a ser exercido por todos os países nas mesmas condições, motivo pelo qual não há falar em necessidade de manifestação expressa para usufruir da prorrogação do prazo para vigência do Acordo.

Nesse sentido também se manifesta a doutrina:

“Algumas controvérsias ainda persistem sobre os efeitos das disposições do art. 65 do TRIPs no Brasil. O Acordo não define como os Estados devem exercer esses direitos. A extensão do período de transição depende de manifestação expressa ou basta o silêncio do estado em desenvolvimento membro?

Desse questionamento surgiram duas correntes de pensamentos.

Alguns defendem que o Estado interessado em se beneficiar do período de transição previsto no art. 65 do TRIPs deve manifestar a sua intenção no momento de ratificação do Acordo Constitutivo da OMC, alegando que, se o Congresso aprovou a incorporação da Ata Final da Rodada do Uruguai ao direito brasileiro, sem ressalvas, tornou todas as suas disposições vigente no Brasil.

Outros entendem que o TRIPs não estabeleceu nenhuma formalidade para que o Estado em desenvolvimento membro se beneficie do período de transição, o qual é automático, frente às condições do Estado que são conhecidas. A nosso ver não é necessária nenhuma formalidade, basta a inação, porque os Estados em desenvolvimento têm a liberdade de não implementar as regras do TRIPs até certa data, exceção feita aos arts. 3, 4 e 5, que devem ser implementados imediatamente. Ultrapassado o período de transição de cinco anos, será acionada a vigência dos dispositivos do TRIPs.

Para os membros da OMC, o Brasil está em transição, um direito automático que decorre de sua condição de país em desenvolvimento.

O Estado em desenvolvimento que não quiser gozar de período de transição deverá renunciar expressamente a esse direito.

O Brasil notificou a OMC, em 1997, esclarecendo que gozava do período de transição, o que foi feito ad cautelam, em benefício da transparência, haja vista que, em reunião de 22 de fevereiro de 1997, o Conselho para TRIPs registrou que o benefício do período de transição independe de comunicação formal por parte do estado-Membro à OMC.” (BASSO, Maristela. O Direito Internacional da Propriedade Intelectual. Livraria do Advogado: Porto Alegre, 2000. p. 283-284)

Assim, não tendo havido qualquer ressalva na internalização do acordo – ato complexo que inclui a aprovação congressual e a promulgação executiva -, o que sequer é admitido na teoria dos tratados, visto que os legislador interno não pode proceder somente parte de um acordo, impedindo a concretização do restante, aplica-se o TRIPs em sua totalidade, inclusive em relação ao dispositivo que prevê a prorrogação do prazo de vigência.

Ademais, ainda que assim não fosse, não se pode admitir que a falta de manifestação no tocante ao prazo de prorrogação do art. 65.2, produza efeitos jurídicos, quando, na verdade, se exige a manifestação expressa de vontade.

6. Por conseguinte, considerando que a aplicação das disposições do TRIPs só se tornaram obrigatórias a partir de 1º de janeiro de 2000, incabível a análise do pedido de patente da autora, depositado em 1992 e indeferido em 1999.

O art. 70, parágrafos 1º, 2º e 3º, do TRIPs, tem redação clara quanto ao ponto:

ARTIGO 70 - Proteção da Matéria Existente

1 - Este Acordo não gera obrigações relativas a atos ocorridos antes de sua data de aplicação para o respectivo Membro.

2 - Salvo disposições em contrário nele previstas, este Acordo, na data de sua publicação para o Membro em questão, gera obrigações com respeito a toda a matéria existente, que esteja protegida naquele Membro na citada data, ou que satisfaça, ou venha posteriormente a satisfazer, os critérios de proteção estabelecidos neste Acordo. Com relação ao presente parágrafo e aos parágrafos 3º e 4º abaixo, as obrigações em matéria de direito do autor

relacionadas com obras existentes serão determinadas unicamente pelo disposto no art.18 da Convenção de Berna (1971), e as obrigações relacionadas com os direitos dos produtores de fonogramas e dos artistas-intérpretes em fonogramas existentes serão determinadas

unicamente pelo disposto no art.18 da Convenção de Berna (1971), na forma em que foi tornado aplicável pelo disposto no parágrafo 6º do art.14 deste Acordo.

3 - Não haverá obrigação de restabelecer proteção da matéria, que, na data de aplicação deste Acordo para o Membro em questão, tenha caído no domínio público.

Carlos Correa, ao analisar o supracitado dispositivo, explica que não há nenhuma retroatividade das obrigações do Acordo em relação a atos já praticados antes de sua entrada em vigor.

Vale transcrever o seguinte excerto da obra do jurista argentino:

“Em relación com el artículo 70.2, el Acuerdo generará obligaciones con respecto a toda materia existente a la fecha de aplicación del Acuerdo en um Miembro, siempre y cuando esté protegida en ese Miembro en dicha fecha, o que cumpla entonces o posteriormente los criterios de protección establecidos. El mismo artículo clarifica luego que, con respecto a los

derechos de autor y conexos, sólo es aplicable el artículo 18 del Convenio de Berna.

La aplicación de este artículo ha generado ya considerable controversia en algunos países que deben observar el convenio a partir de 1/1/96, como en el caso de los estados Unidos, en relación con la extensión de patentes vigentes a esa fecha pero concedidas con el plazo previsto por la ley anterior al Acuerdo (la que preveía diecisiete años desde la concesión).

El artículo 70.2 devendrá operativo en los países en desarrollo en el año 2000, por tanto sólo entonces se podrá plantear la eventual extensión de los derechos ségun lo que se deriva del Acuerdo TRIPs. Deberá definirse ese momento el alcance de la obligación que él establece, en particular en cuanto a su aplicación o no a derechos registrables (como patentes y marcas), cuya amplitud depende sel acto de concesión respectivo (con el que nace el derecho mismo). Como se ha dicho, los actos anteriores a la entrda en vigor del Acuerdo no pueden ser afectados por sus disposiciones (conf. Art. 70.1)”. (CORREA, Carlos. Acuerdo TRIPs – Regimen Internacional de la propiedad intelectual. Ediciones Ciudad Argentina: Buenos Aires, 1996. p 228-229)

Com efeito, no caso ora em análise, a patente foi depositada e analisada em data anterior a entrada em vigor do TRIPs, considerando como tal 1º de janeiro de 2000.

Assim, ainda que considerássemos o ato internacional de aplicação imediata, o pedido da autora não seria passível de provimento com base nessas regras, pois o acordo não gera obrigações em relação a atos constituídos antes de sua vigência. Portanto, prejudicada a análise dos arts. 27.1 e 70.8 do TRIPS, que permitem a patenteabilidade dos fármacos.

7. Ademais, cumpre destacar que, em 1996, foi editada nova lei interna sobre o tema, a Lei 9.279/96, respeitando as disposições TRIPs, e impondo requisitos para a concessão de patentes já depositadas, anteriormente, em país estrangeiro, conforme os arts. 229, 230 e 231 da Lei 9.279/96.

Transcrevo, abaixo, novamente, o teor do art. 229 da Lei 9.279/96:

Art. 229. Aos pedidos em andamento serão aplicadas as disposições desta Lei, exceto quanto à patenteabilidade dos pedidos depositados até 31 de dezembro de 1994, cujo objeto de proteção sejam substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos ou substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou

modificação e cujos depositantes não tenham exercido a faculdade prevista nos arts. 230 e 231 desta Lei, os quais serão considerados indeferidos, para todos os efeitos, devendo o INPI publicar a comunicação dos aludidos indeferimentos. (Redação dada pela Lei nº 10.196, de 14.2.2001) Parágrafo único. Aos pedidos relativos a produtos farmacêuticos e produtos

químicos para a agricultura, que tenham sido depositados entre 1o de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997, aplicam-se os critérios de patenteabilidade desta Lei, na data efetiva do depósito do pedido no Brasil ou da prioridade, se houver, assegurando-se a proteção a partir da data da concessão da patente, pelo prazo remanescente a contar do dia do depósito no Brasil, limitado ao prazo previsto no caput do art. 40. (Parágrafo único incluído pela Lei nº

10.196, de 14.2.2001)

Com efeito, no caso ora em análise, a Lei 9.279/96 não era aplicável ao pedido depositado em 1992 pela ora recorrente, tendo em vista que o pedido fora realizado sob a égide da Lei 5.771/71, a qual não permitia patenteabilidade nos moldes requeridos pela autora.

Contudo, com a entrada em vigor da Lei 9.279/96, surgiu a possibilidade, para autora, de requerer a patente pipeline, desde de que cumpridos os requisitos dispostos na nova lei.

Dessa forma, não se trata, como pretende fazer entender a recorrente, de obrigatoriedade de conversão do pedido ordinário, depositado em 1992, em um pedido extraordinário, conforme as regras da patente pipeline previstas na Lei 9.279/96.

Cuida-se, em verdade, de uma faculdade, que, em virtude das peculiaridade do caso ora em análise, configurava a única possibilidade da parte em ver protegida sua patente, pois, com base na lei anteriormente aplicável, a concessão do pedido não seria possível.

Portanto, o fato da ora recorrente não poder cumprir os requisitos impostos pelo procedimento da patente pipeline e, consequentemente, não poder realizar um novo depósito, cuja obrigatoriedade sequer restou configurada no caso ora em análise, não implica violação ao art. 229 da Lei 9.279/96.

8. Para a análise da admissibilidade do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, torna-se imprescindível a indicação das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, mediante o cotejo dos fundamentos da decisão recorrida com o acórdão paradigma, a fim de demonstrar a divergência jurisprudencial existente (arts. 541 do CPC e 255 do RISTJ). Nesse sentido, confira-se o AgRg no Ag 1053014/RN, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07.08.2008, DJe 15.09.2008.

No caso ora em análise, restou pacificado na jurisprudência deste Tribunal Superior que o Acordo TRIPs é aplicável no Brasil a partir de 1º de janeiro de 2000, não podendo servir-se a recorrente, para comprovação de dissídio, de jurisprudência já superada.

9. Todavia, no tocante à alegada violação ao art. 538, parágrafo único, do CPC, tem razão a recorrente, pois os embargos declaratórios foram opostos com o intuito de prequestionamento. Tal circunstância atrai a incidência da Súmula 98/STJ: “Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”.

10. Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, nesta parte, dou parcial provimento, apenas para afastar a multa imposto com base no art. 538, parágrafo único, do CPC.

É como voto.

__________