A Corte Europeia de Luxemburgo julgou improcedente, no último dia 24/9/2019, ação por suposta concorrência desleal movida pela sociedade italiana Piaggio & C. SpA, fabricante das mundialmente famosas motos Vespa, face à empresa chinesa Zhejiang Zhongneng Industry Group Co. Ltd.

O caso Vespa

A Piaggio acusava a empresa chinesa de plagiar suas vespas com o modelo "Scooter Zhejiang", cujo desenho e modelo fora registrado no Instituto de Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) em 2010, com base no Regulamento CE 6/2002.

Veja o modelo chinês:

Em 2014, a Piaggio apresentou no EUIPO pedido de declaração de nulidade do registro, sustentando não haver novidade ou singularidade no desenho chinês em relação à Vespa LX, situação enquadrável nos arts. 5 e 6 do Regulamento 6/2002.

Ao contrário: as linhas e características da famosa motocicleta italiana estariam sendo copiadas, sendo o desenho/modelo contestado substancialmente idêntico ao original.

A motocicleta Vespa é um ícone do design italiano desde 1945, gozando de proteção em vários países da Europa, como Itália e França, onde goza de proteção como obra intelectual, além de possuir registro no próprio EUIPO. Veja a legendária Vespa:

A Paggio também alegou, no que respeita à causa de nulidade do registro, nos termos do art. 25 n. 1, alínea e) do regulamento 6/2002, que o desenho da Vespa era protegido pela lei italiana como "marca de fato" tridimensional não registrada, utilizada na Itália desde 2005.

Segundo a empresa, a marca adquiriu pelo uso um forte caráter distintivo, na medida em que as características distintivas da forma tridimensional de scooter permaneceram substancialmente inalteradas desde a criação e primeira comercialização logo após a 2a Guerra, entre 1945 e 1946.

O processo no Instituto de Propriedade Intelectual da União Europeia

Em 2015, a Divisão de Anulação acolheu o pedido de declaração de nulidade do desenho/modelo contestado ao fundamento de que este não possui caráter singular, nos termos do art. 25, n. 1, alínea b) c/c art. 6 do Regulamento 6/2002.

Mas a 3a Câmara de Recurso do EUIPO deu provimento ao recurso da empresa chinesa e anulou a decisão da Divisão de Anulação, negando provimento ao pedido de impugnação do registro, decisão confirmada em 2018 na sequência de recurso administrativo.

Contra essa decisão do EUIPO, a empresa italiana moveu ação junto ao Tribunal Geral da União Europeia, cuja decisão foi agora indeferida.

A decisão do Tribunal de Luxemburgo

Segundo a decisão, para que um desenho e/ou modelo goze de proteção é necessário demonstrar que ele possui caráter novo e singular.

Nos termos do art. 5 do Regulamento 6/2002, um desenho ou modelo será considerado novo se nenhum desenho ou modelo idêntico tiver sido divulgado ao público. Idênticos são, ao contrário, os desenhos e/ou modelos se suas características diferirem apenas em pormenores insignificantes um do outro.

O caráter singular, por seu turno, configura-se quando a impressão global provocada no usuário informado da marca diferir da impressão global suscitada por qualquer desenho ou modelo divulgado ao público anteriormente, i.e., antes da data de depósito do pedido de registro (art. 6, n. 1, alínea b) do Regulamento 6/2002).

Essa impressão global, acentua o Tribunal, se baseia, dentre outras, na existência de diferenças objetivas entre os desenhos ou modelos, de forma que é necessário se levar em conta diferenças suficientemente acentuadas para se criarem impressões globais diferentes.

A Piaggio, contudo, argumentou a Corte, não teria se voltado contra a inexistência de novidade da motorola Zhejiang e tinha escolhido apenas o modelo Vespa LX como padrão violado.

Mas, enquanto o modelo chinês tem linhas mais angulosas, a Vespa é dominada por formas mais arredondadas.

"O aspecto global específico e a forma particular, datada de um 'caráter arredondado, feminino e vintage', do desenho ou modelo anterior também não podem encontrar-se no desenho ou modelo contestado, caracterizado por linhas direitas e ângulos, de modo que as impressões que resultam da obra, correspondente ao desenho ou modelo anterior, e do desenho ou modelo contestado são diferentes", disse a Corte Europeia.

O estilo, o contorno e a aparência diferenciam ambas as motocicletas, revelando as muitas diferenças que distinguem as duas e isso faz com que, embora possam ter modelos semelhantes, não gera uma impressão geral de déjà vu no usuário desse tipo de motociclos.

Em suma: a scooter da Zhejiang e a Vespa LX produzem impressões globais diferentes, possuindo a primeira um caráter singular em relação à segunda. E essas diferenças não passarão despercebidas a um o consumidor informado, usuário desses produtos, disse o Tribunal.

A Corte de Luxemburgo afirmou ainda que o público relevante, suscetível de adquirir as motorolas, tem um nível de atenção elevado e perceberá as diferenças entre as duas.

Em outras palavras: não há risco de confusão entre os produtos e as marcas.

A assertividade da decisão só será definida posteriormente, pois a Piaggio-Vespa interpôs recurso ao Tribunal de Justiça Europeu, que se pronunciará sobre o imbróglio.

Aspectos interessantes da decisão

Interessante, nesse caso, além de toda a discussão acerca do direito de propriedade intelectual e concorrência desleal, exposta acima, é a concepção de consumidor subjacente à decisão.

Não se parte de um conceito fixo e padronizado de consumidor, isto é, meramente formal, mas de um conceito material, variável e específico (pertencente ao público relevante) daquele produto em questão.

Com efeito, disse o Tribunal que se "há de tomar em consideração o consumidor médio, que é o consumidor que é suposto estar normalmente informado e razoavelmente atento e avisado, pertencente ao público relevante interessado pelos produtos abrangidos pela marca anterior", no caso o motociclo Vespa.

É importante ter em consideração, diz a Corte, o fato de que o nível de atenção do consumidor médio pode variar em função da categoria dos produtos.

No caso, como as scooter são bens duradouros e relativamente caros, presume-se que o consumidor médio, pertencente ao público alvo das marcas, terá um nível de atenção mais elevado.

Dessa forma, é levando em conta o consumidor médio que tomará a decisão de compra que se deve analisar se o desenho e/ou modelo contestado se utiliza (ou não) de marca anterior e, consequentemente, se existe (ou não) o risco de confusão no espirito do público relevante.

No Brasil, parece haver, salvo melhor juízo, um conceito formal de consumidor, sendo todos tomados indistintamente por vulneráveis. Até que ponto essa ideia ainda se coaduna com os avanços no(s) conceito(s) de consumidor na Europa, é algo que se pode – e deve – questionar e aprofundar.

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Karina Nunes Fritz

Karina Nunes Fritz é doutora (summa cum laude) pela Humboldt Universität, Berlim (Alemanha). Prêmio Humboldt de melhor tese de doutorado na área de Direito Civil (2018). LL.M na Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg (Alemanha). Mestre em Direito Civil pela PUC/SP. Professora do programa de pós-graduação da PUC/RJ e do IDP (Brasília). Secretária-Geral da Deutsch-lusitanische Juristenvereinigung (Associação Luso-alemã de Juristas), sediada em Berlim. Foi pesquisadora visitante no Bundesverfassungsgericht (Tribunal Constitucional Alemão) e bolsista do Max-Planck Institut für ausländisches und internationales Privatrecht (Hamburgo). Diretora Científica da Revista do Instituto Brasileiro de Estudos sobre Responsabilidade Civil (IBERC). Membro do Conselho Executivo da revista jurídica online Civilistica.com. Consultora e advogada no Wambier, Yamasaki, Bevervanço & Lobo Advogados. Instagram: @karinanfritz15